Lo scorso 23 agosto, è entrata in vigore la legge di riforma del Codice della Proprietà industriale (Legge n. 102/2023). Un aspetto importante della riforma consiste nell’abolizione del professor privilege e nel riconoscimento della titolarità delle invenzioni agli enti di ricerca di appartenenza dell’inventore (art 65 CPI). E’ prevista però un’eccezione (art. 65 CPI comma 5) per l’attività di ricerca svolta da un ente e finanziata da un soggetto terzo. In questo caso, i diritti derivanti dall’invenzione sono disciplinati dagli accordi contrattuali.
Al fine di facilitare la negoziazione tra le parti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), ha pubblicato un decreto (decreto interministeriale del 26 settembre) recante le linee guida atte a individuare, in modo non vincolante, i princìpi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali (in allegato le linee guida).
Si riporta di seguito una breve analisi delle linee guida approvate.
Ferma restando la libertà contrattuale delle parti, i contenuti delle linee guida possono essere presi in considerazione nei casi di attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi. Tale attività è definita come quella che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore per rispondere a una sua necessità.
Nei principi, le linee guida si pongono come uno strumento utile a trovare un equilibrio tra gli interessi delle parti coinvolte: 1) dell’ente di ricerca, di dare visibilità alla propria attività inventiva e di disseminarne i risultati in modo tale da non pregiudicarne la protezione; 2) dei soggetti finanziatori, di disporre liberamente e fin da subito dei risultati della ricerca commissionata, per valorizzarla sotto il profilo industriale e commerciale.
Le linee guida individuano tre possibili fattispecie contrattuali cui possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata, individuando per ciascuna fattispecie alcuni elementi peculiari: a) contratto avente ad oggetto attività di servizio; b) contratto avente ad oggetto attività di sviluppo; c) contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa.
Per ciascuna attività vengono indicati gli elementi di identificazione:
1. l’attività di servizio si sostanzia in un’attività routinaria (come l’esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini che non prevedano apporti specificamente originali e inventivi da parte dell’Ente) che raramente scaturisce in un’invenzione.
2. L’attività di sviluppo ha ad oggetto la ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti/processi già in fase di sviluppo presso lo stesso soggetto finanziatore.
3. L’attività di ricerca innovativa ha ad oggetto generalmente progetti con una marcata propensione all’innovazione (ricerche che portino alla soluzione di un problema tecnico o ad un nuovo prodotto o nuovo uso di un prodotto/applicazione del soggetto finanziatore).
Il paragrafo 6 delle linee guida indica gli elementi inderogabili che il contratto deve disciplinare, sottolineando l’opportunità che tutti gli aspetti del rapporto siano previamente concordati in sede negoziale, per evitare possibili conteziosi.
Tra gli elementi da negoziare ex ante e quindi da definire nel contratto si segnalano: la natura della prestazione in relazione alla possibilità di ottenere risultati proteggibili con i diritti di proprietà industriale; la riservatezza delle informazioni; il regime delle conoscenze pregresse (c. background) e quello delle conoscenze attese (c.d. foreground).
In relazione al regime delle conoscenze attese (foreground), le linee guida indicano tre possibili regimi di sfruttamento economico dell’invenzione brevettabile, individuando per ciascuna ipotesi possibili vantaggi e svantaggi: 1) contitolarità del risultato dell’attività inventiva tra ente e soggetto finanziatore; 2) titolarità esclusiva dell’ente finanziatore; 3) titolarità esclusiva del soggetto finanziatore.
Nei casi di contitolarità e titolarità esclusiva dell’ente finanziatore, è fondamentale che le parti, nell’accordo negoziale, definiscano ex ante le modalità e i tempi di trasferimento dell’intera quota in capo al soggetto finanziatore, perché l’interesse allo sfruttamento commerciale dell’invenzione è ad esclusivo appannaggio di quest’ultimo. È quindi importante che l’ente assuma, sin dalla stipula dell’accordo, l’impegno al trasferimento e vi provveda nelle modalità indicate nel contratto.
